202307/11
来源:海润天睿律师事务所 作者:王岩
临时行为禁令的商标法适用

 

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商标侵权领域的临时行为禁令是指,法院根据申请人的请求,在做出生效判决或调解书前,针对涉嫌侵犯商标专用权的行为,发出的禁止涉案行为继续实施的临时措施。本文旨在揭示商标领域临时行为禁令适用的法定条件。

 

文章关键词:商标侵权、临时救济措施、临时行为禁令

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一、临时行为禁令的法律地位

通常情况下,我们会认为临时救济措施属于民事诉讼体系中保全措施的一种,在讨论侵权救济措施时不将临时救济措施纳入侵权救济体系。我国《民事诉讼法》第一百零三条主要规定了财产保全和行为保全两种临时措施。财产保全通常是对诉讼中被申请人账户、动产、不动产等采取冻结、查封等措施。行为禁令则针对具体行为,具体到商标领域,如果不及时制止被诉侵权行为将导致权利人权益受到难以弥补的损害的,可以申请法院做出行为禁令。因为行为禁令直接影响“权利人”商标专用权的实现,而不局限于便于生效判决的执行,因而应将行为禁令作为临时的救济措施,纳入商标侵权救济体系。

 

《商标法》仅规定了权利人起诉前有权向法院申请行为禁令,并未详细规定诉讼程序中提起行为禁令。但《民事诉讼法》同时将诉前财产保全和诉讼财产保全纳入保全措施,从司法效果而言,商标侵权领域的行为禁令理应包含诉讼中的行为禁令1。最高人民法院发布的《关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》第二条将行为保全提起时间界定为判决、裁定或者仲裁裁决生效前,实质上认可了知识产权案件中诉前和诉讼行为保全。

二、申请行为禁令的要件

根据《商标法》第六十五条,行为禁令需要具备特定的条件:

(1)申请人须举证证明其为商标权利人,并且证明程度应达到概率较大或确证程度;

(2)有证据证明行为人将要实施或正在实施侵犯商标专用权的行为;

(3)保全措施适度,不进行行为保全可能会导致权利人遭受难以弥补的损害;

(4)申请人须提交合法有效的担保。

 

申请临时行为禁令须同时满足上述四个条件。其中,第二个条件举证责任和证明内容较为清晰;第四个条件,因为保险公司的介入,合法有效的担保临时禁令也不再是难题。需要仔细分析的是第一个条件和第三个条件。对于第一个条件,申请人须为商标权利人,《商标法》第六十五条将该权利人限定在“注册人”和“利害关系人”范围内。那么非商标注册人是否可以提起侵犯注册商标的临时禁令?什么情况下可以视为“难以弥补的损害”?

 

(一)非商标注册人是否可以提起侵犯注册商标的临时禁令?

《商标法》第六十五条将权利人界定为“注册人”和“利害关系人”,其中,注册人的范围较为明确,凡是已经取得注册商标的主体均可以构成前述注册人。然而,利害关系人的范围则不清晰。

 

利害关系人究竟应如何界定才能符合立法精神呢?例如,已经申请商标,但商标尚未注册成功,是否可以构成利害关系人?未申请商标的标识实际使用人是否构成利害关系人?未申请注册商标,但是该标识已经构成驰名商标,那么未注册驰名商标的使用人是否可以构成利害关系人?

 

《商标法》第六十五条未对利害关系人的范围做出限定,而《商标法》第六十条第一款载明“不愿协商或者协商不成的,商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求工商行政管理部门处理。”该两个法条所称“利害关系人”应属同样含义。那么,新的问题随之产生。凡是能够启动商标侵权的当事人是否都可以满足临时行为禁令的主体要求?

 

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定的利害关系人包括:“注册商标使用许可合同的被许可人、注册商标财产权利的合法继承人等”。根据前述司法解释,我们可以将利害关系人主要限定在“许可合同的被许可人”、“注册商标财产权利的合法继承人”以及“其他”。仅“许可合同的被许可人”和“注册商标财产权利的合法继承人”尚不足以涵盖全部利害关系人。

 

行为保全制度旨在弥补司法救济的滞后性,防止权利人遭受不可弥补的损害,而将行为保全的申请人等同于诉讼当事人显然是不符合立法精神的,此种方式会将虚假的权利人不当地纳入保护范围。进而有学者认为,商标注册人和利害关系人需要达到“确信无疑”的程度才能构成临时禁令的申请主体2。但笔者认为该结论仍然有待商榷。此种方式将会剥夺部分权利人行为禁令的保护。

 

笔者认为申请人应举证证明其为权利人,证明程度应达到概率较大或确证程度确定行为禁令的主体资格。判定的关键在于判断权利基础的稳定性。对于缺乏稳定性的注册商标仍然不能给予行为禁令的保护,而对于虽未注册,但大概率会受到注册商标保护的,仍然应认定符合行为禁令申请主体的资格。

 

影响商标权稳定的因素主要包括:第一,标志是否已经注册;第二,商标是否已经持续和不间断地使用;第三,是否就标志的所有权存在争议;第四,商标是否处于无效或撤销程序中;第四,是否应有生效裁判文书对商标的知名度做出认定。例如,在广州大运摩托车有限公司与广州格宁曼贸易有限公司商标权权属、侵权纠纷案中((2020)粤0114民初17479号),法院通过分析所涉权利的类型或者属性;是否经过实质审查;是否处于宣告无效或者撤销程序中以及被宣告无效或者撤销的可能性;是否存在权属争议;等,做出判断,涉案原告大运公司可以自己的名义就格宁曼公司出口的标有“DAYUIN”商标侵权纠纷事宜提起商标维权诉讼,进而有权提起临时行为禁令。在综合分析保全各要件后,裁定被申请人广州格宁曼贸易有限公司立即停止出口已被黄埔老港海关扣留的侵权排气管产品(商标:“DAYUIN”,数量:2674个)的行为。

回到最初几个问题,不难找出答案。我国商标取得方式为“注册制”,因而未申请商标注册的标识实际使用人,以及虽已经申请商标,但商标尚未注册成功的申请人,均不具备权利基础,不能成为行为禁令的保护主体。但是,如果在诉讼过程中,商标注册成功,则具备了申请行为禁令的主体要件。

 

未申请注册商标,但是该标识已经构成驰名商标,那么未注册驰名商标的使用人可以构成利害关系人,符合行为禁令的主体要件。这里我们强调该未注册的驰名商标限于已经认定完成的驰名商标,对于尚未认定成为驰名商标的标志使用人,则不能成为行为禁令的主体要件,因为该标志是否构成驰名需要在诉讼中予以认定,法院不应在禁令审查阶段做出判定3。但对于有学者提出即使已经被认定为未注册的驰名商标使用人,也不构成行为禁令申请主体4的观点,笔者认为有待商榷。一方面未注册驰名商标受到《商标法》保护,对未注册驰名商标的侵害构成商标侵权,另一方面,司法程序已经完成了其未注册驰名商标的认定,无须在诉讼中重新认定,此种情况下仍将该类商标使用人排除在行为禁令申请主体范围之外,是对该类救济措施主体范围的不当缩小。

 

当然,对于未经注册的驰名商标的认定也应抱有审慎态度予以审查。对于已经认定的驰名商标,也可能认定完成后较长时间未使用或不当使用,丧失其影响力和商誉;对于已经认定的驰名商标,虽然没有长时间未使用或不当使用,但客观情况发生变化也可能导致影响力下降。因而法院在审查行为禁令主体资格时,应根据具体案件情况审慎审查。尤为注意的是,未注册驰名商标的使用人在认定驰名商标后较长时间内,如还未完成商标注册,法院不应再对其进行行为禁令保护。因为我国商标注册制保护的核心还是注册商标,而驰名商标使用人在已经获得司法认定的情况下,仍然怠于申请商标,其怠于申请行为本身导致权利受限,不应再取得行为禁令的主体资格。

 

(二)什么情况下可以视为“难以弥补的损害”?

通常情况下,通过损害赔偿以及其他补救措施,权利人可以获得较为周全的保护。尤其是惩罚性赔偿规则的确认和完善,权利人的损失可以通过事后补救极大降低。因而适用临时行为禁令的情形应仅限于面临“难以弥补的损害”的情形。

 

根据《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》(以下简称“保全规定”)第十条,在商标侵权领域,认定“难以弥补的损害”应着重考虑如下要素:

第一,行为前提:须情况紧急。

第二,行为模式:侵犯申请人商誉的行为;难以控制且显著增加申请人损失的侵权行为;导致申请人市场份额明显减少的行为;其他。

第三,利益平衡:采取保全措施不会造成权利人与侵权人利益的显著失衡,不会损害公共利益。

 

根据《保全规定》第六条并结合司法实践,在商标侵权领域,可以被视为情况紧急的情形主要包括:(1)申请人的知识产权在展销会等时效性较强的场合正在或者即将受到侵害;(2)时效性较强的热播节目正在或者即将受到侵害;(3)其他需要立即采取行为保全措施的情况。

 

例如浙江唐德影视股份有限公司与上海灿星文化传播有限公司等申请诉停止侵害注册商标专用权纠纷案[(2016)京73行保1号](最高人民法院发布全国法院系统2016年度优秀案例),该案是较为典型的商标侵权领域的临时行为禁令的适用,热播节目完美契合了“情况紧急”的要件。一旦禁令未发出,则新的“中国好声音”必将割裂既往的“中国好声音”所形成的识别纽带。在其他条件均符合的情况下,法院发出临时行为禁令,这也给纠纷最终解决创造了良好的条件。

除“情况紧急”的要件外,法院在审查行为禁令申请时会比较对峙双方利益,并衡量禁令对社会公共利益的影响。尤其是侵权行为的实施或继续实施,是否会导致权利人商誉急剧下降或损失急剧上升,是否会导致市场结构的显著变化。

 

例如:康文森无线许可有限公司与被告华为技术有限公司、华为终端有限公司、华为软件技术有限公司确认不侵害专利权及标准必要专利许可纠纷三案((2019)最高法知民终732、733、734号之一),该案虽非商标侵权案件,但更好地诠释了何为利益平衡以及公共利益。该三案是我国首次做出的“禁诉令”,最高人民法院法院审查认为,华为技术公司关于禁止康文森公司在本三案终审判决作出之前申请执行杜塞尔多夫法院判决的申请,性质上属于行为保全申请。对于禁止申请执行域外法院判决的行为保全申请,应当考虑被申请人申请执行域外法院判决对中国诉讼的影响,采取行为保全措施是否确属必要,不采取行为保全措施对申请人造成的损害是否超过采取行为保全措施对被申请人造成的损害,采取行为保全措施是否损害公共利益,以及采取行为保全措施是否符合国际礼让原则等因素进行综合判断。其中,必要性的判断着重考虑了市场份额要素,一旦康文森公司提出申请并得以执行,在此紧急情形下,华为技术公司及其德国关联公司将仅有两种选择:要么被迫退出德国市场,要么被迫接受康文森公司要价并与之达成和解。对于前者情形,华为技术公司及其德国关联公司因退出德国市场所遭受的市场损失和失去的商业机会难以在事后通过金钱获得弥补。对于后者情形,华为技术公司及其德国关联公司慑于停止侵权判决的压力,不得不接受康文森公司高达原审法院确定的标准必要专利许可费率18.3倍的要价,并可能被迫放弃在国内三案中获得法律救济的机会。

 

裁定较为清晰地明确了“禁诉令”的适用条件,该禁诉令同样以民事诉讼制度中的行为保全作为制度依据,与本文讨论的行为禁令异曲同工。案件较为清晰地阐明了“难以弥补损失”的含义,市场份额的急剧变化和损失的跨越式增长是法院考虑发出行为禁令尤为需要考虑的问题。

 

注释:

1.参考:何怀文编著《商标法注释书》,中国民主法制出版社,2021年版,第1067页

2.参见:王太平著《商标法:原理与案例》,北京大学出版社,2015年版,第407页

3.参见:王太平著《商标法:原理与案例》,北京大学出版社,2015年版,第407页

4.参见:王太平著《商标法:原理与案例》,北京大学出版社,2015年版,第407页